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Abogado Redactor: Tomás Polit Gajardo. Correo: [email protected]
I.- ¿Qué es una marca comercial?
Una marca comercial es un elemento distintito que todo servicio o negocio necesita hoy en día para diferenciarse. Cómo registrar una marca es un asunto de mucha importancia. En efecto, nos estamos refiriendo a los llamados activos intangibles. Una marca, tal como una patente, es un activo importante que cada vez va adquiriendo mayor relevancia en los mercados actuales.
En Chile, las marcas comerciales se encuentran reguladas en la ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, la cual en su artículo 19 las define como:
“Todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos”.
Es decir, una marca habilita distinguir productos, servicios y también establecimientos comerciales o industriales. Esa es la importancia de cómo registrar una marca.
II.- ¿Por qué registrar una marca comercial?
El titular de una marca comercial tiene derecho a su uso de manera exclusiva y excluyente, pudiendo explotarla según estime conveniente. Además, tener una marca registrada te entrega acciones penales y civiles en caso de que terceros, sin tu consentimiento, utilicen tu marca.
En el caso de las acciones civiles, estas se tramitarán por Juicio Sumario ante el Juez Civil competente y puedes solicitar:
a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.
¿Cuánto dura la protección de la Marca?
Se debe añadir que la protección de tu marca tendrá una duración de 10 años. La cual se puede renovar por periodos iguales. Siempre y cuando la renueves dentro de los plazos que establece la ley.
III.- ¿Puedo transferir mi marca?
Al ser dueño de tu marca, puedes ceder su uso a terceros bajo las condiciones que tu establezcas. A este tipo de contratos se le llama “Franquicia”, en el cual el Franquiciante entrega a un tercero la facultad de poder usar la marca en los términos y condiciones que se señalen en el contrato. De esta manera, el “Franquiciado” se ahorra una serie de costos y procesos relacionados al Marketing, posicionamiento de Mercado, Generación de Clientes, entre otras, ya que la marca comercial vendrá con todo ese trabajo ya realizado.
IV.- ¿Qué hacer antes de Registrar mi marca?
Suponiendo que ya tienes una idea de signos, palabras o imágenes que comprendan la identidad visual de empresa y quieres saber como registrarla. Lo primero que debes hacer es un estudio sobre las diversas clases de marcas que existen de acuerdo al sistema clasificador internacional de marcas Niza y ver qué clase comprende el servicio o producto que quieres proteger con tu marca. Revisa el clasificador NIZA aquí.
Como segundo paso, es conveniente revisar en el buscador de marcas y patentes de INAPI, las palabras clave que comprenden tu marca comercial. Luego, ver si existen solicitudes de registro en trámite o bien derechamente marcas registradas que sean similares a la que pretendes registrar. De ser ese el caso, te recomendamos asesorarte con profesionales que puedan identificar los elementos distintivos de tu marca y trabajarlos de manera tal que no tengas problemas al momento de realizar la solicitud de registro de tu futura marca. Es necesario un buen estudio de las palabras y/o signos que se utilizan, el concepto, la fonética, imágenes y en general todos aquellos elementos que compongan tu marca comercial respecto de los cuales solicitas su protección.
V.- Entonces, ¿cómo registrar una marca comercial?
El trámite de cómo registrar una marca comercial se puede dividir principalmente en tres etapas: el ingreso, el examen de forma y el Registro.
La presentación de una solicitud de registro, tal como comentábamos anteriormente, se puede realizar presencialmente en las oficinas de INAPI, ubicado en Libertador Bernardo O´Higgins 194, piso 1, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs., o bien de manera remota a través del sitio web INAPI.CL, siempre que cuentes con tu clave única.
Luego de presentada la solicitud, INAPI procederá a realizar un examen formal, en el cual verificará que su presentación cumpla con todos los requisitos de forma y se hayan completado correctamente los formularios dispuestos para estos efectos.
De no haber observaciones, usted tiene un plazo de 20 días hábiles para publicar en el Diario Oficial su solicitud de Registro de Marca. Dicha publicación tendrá el efecto de hacer que terceros con marcas similares o que tengan algún conflicto con el registro de su marca, presenten oposiciones.
En el caso que no haya oposición, INAPI procederá a hacer el examen de fondo en 30 días hábiles, dentro de los cuales puede solicitar enmiendas, correcciones, aclaraciones o lisa y llanamente declarar que su marca no puede ser registrada. Para evitar que esto suceda, le recomendamos asesorarse con un abogado experto en tramitación de Marcas Comerciales para así poder estudiar qué elementos son los que considerará INAPI al momento de realizar dicho examen.
Finalmente, una vez corregidas las observaciones o no habiéndose formulado ninguna, INAPI procederá a dictar resolución definitiva, declarando que la solicitud se encuentra aceptada para su Registro. Se dispone de un plazo de 60 días para pagar las tasas correspondientes para que la marca quede en el Registro INAPI; de lo contrario, será declarado su abandono.
VI.- ¿Cuánto cuesta registrar una marca?
Durante la tramitación del Registro de una marca existen diferentes gastos y tasas que deben ser pagadas de manera obligatoria si queremos que no se declare el abandono de la solicitud.
El pago inicial es de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) y el pago final asciende a 2 UTM por cada clase solicitada. Por lo que el costo total de registrar una marca en Chile, por concepto de derechos o tasas, asciende a 3 UTM totales por cada clase solicitada. Es por esto que es importante determinar con antelación qué clases va a comprender nuestra marca comercial, pues dependiendo de la cantidad de clases va a ir aumentando el costo del Registro.
También debe considerarse el valor asociado a la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, y dicho costo dependerá de la extensión de la hoja de solicitud. Este gasto se paga directamente en el Diario Oficial.
Por último, y no menos importante, es que se debe considerar también los gastos asociados al abogado que lleve la tramitación de la marca, el cual necesitarás para tener una adecuada defensa en caso de que exista oposición durante la tramitación de tu solicitud o sea necesario recurrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial.